France - Procédures d'annulation devant l'IPO français (marques)

Les recours administratifs en annulation tant attendus sont désormais disponibles en France. Depuis le 1er avril 2020, la plupart des actions en annulation sont devenues des procédures administratives et doivent être déposées auprès de l'IPO français (Institut National de la Propriété Industrielle - INPI). La décision de l'IPO français du 1er avril 2020 décrit les formalités des nouvelles actions en annulation.

Le service d'annulation nouvellement créé, qui traite les recours en annulation introduits depuis le 1er avril, est composé d'un chef d'équipe et de six juristes.

Compétence

Selon l'article L.716-5 du code français de la propriété intellectuelle (CPI), l'OPI français a une compétence exclusive pour la plupart des actions en annulation. Seules les actions en nullité fondées sur des droits d'auteur antérieurs, des dessins et modèles, des noms de famille, des pseudonymes, etc. restent des procédures judiciaires et doivent donc être introduites devant les tribunaux compétents.

Quel type d'actions

Les actions en annulation qui sont devenues des procédures administratives en France peuvent être divisées en deux catégories : les actions en nullité et les actions en déchéance.

Actions en nullité fondées sur les motifs suivants :

• Motifs absolus
• Motifs relatifs :
  Marques antérieures, marques antérieures renommées, marques antérieures renommées au sens de l'article 6 bits de la convention de Paris, dénomination sociale ou nom commercial, noms de domaine, indications géographiques, noms d'entités publiques, dépôts non autorisés par un agent.
• Motifs supplémentaires de certification et marques collectives

Les actions en révocation fondées sur les motifs suivants :

• Absence d'utilisation réelle
• Marque constituée exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels
• Les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple, sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
• Motifs supplémentaires de certification et marques collectives

Une demande ne peut pas être à la fois une action en nullité et une action en déchéance. Cependant, chacune d'entre elles peut être fondée sur plusieurs motifs. Les actions en nullité fondées sur des motifs relatifs peuvent être fondées sur plusieurs droits antérieurs.

Quels sont les coûts ?

Les frais de dépôt officiels par action en annulation s'élèvent à 600 euros. Si plus d'un droit antérieur est utilisé comme base d'une action en nullité, 150 euros devront être payés par droit supplémentaire.

La partie perdante devra supporter les frais de la partie gagnante. Il reste à déterminer comment ces frais seront calculés : y aura-t-il des frais fixes comme pour les procédures de l'EUIPO ou seront-ils plutôt basés sur les frais applicables dans le système judiciaire. Les praticiens français attendent avec impatience le décret correspondant.

Chronologie

L'objectif de l'OIP français est de rendre une décision dans les 10 mois suivant l'introduction du recours en annulation.

Les demandes d'annulation sont déposées en ligne et doivent être motivées. La seule exception concerne les actions en déchéance fondées sur l'absence d'usage, pour lesquelles aucune motivation ne doit être présentée.

Une fois la demande déposée en ligne, la procédure commence et se divise en trois phases :

• Phase d'instruction (1 mois)
• Partie contradictoire de la procédure (jusqu'à 6 mois)
  • Partie écrite de la procédure : jusqu'à trois tours
  • Audience : à la demande d'une partie ou de l'OIP
• Prise de décision (jusqu'à 3 mois)

Commentaires d'Umami :

• La publication de la demande, y compris la liste des produits/services contestés, sur le site web de l'OIP français est une bonne nouvelle pour les praticiens.
• Plus que jamais, il est essentiel de tenir à jour les coordonnées du titulaire de la marque et de son représentant. En effet, les demandes d'annulation seront notifiées au titulaire ou à son représentant par courrier normal. Cela implique un changement de pratique pour les praticiens, étant donné que, par le passé, les données ne pouvaient être mises à jour que lors d'événements spécifiques (renouvellements, etc.). Les dossiers peuvent désormais être mis à jour moyennant le paiement d'une redevance (27 euros). Nous recommandons vivement de tenir les registres à jour.
• Les défendeurs peuvent limiter leurs marques au cours de la procédure, provoquant ainsi la clôture de la procédure ou la limitation de la portée de la demande d'annulation. Toutefois, les demandeurs peuvent invoquer un intérêt légitime pour obtenir une décision malgré la limitation. Il sera intéressant de voir ce qui peut constituer un intérêt légitime. La simple volonté d'obtenir une décision (par exemple pour l'utiliser comme moyen de dissuasion à l'encontre d'autres parties) suffira-t-elle ?
• Attention aux délais trop courts ! Hormis les premières observations en réponse du défendeur, les parties ne disposent que d'un mois pour déposer leurs observations en réponse. Il s'agit d'un délai très court lorsqu'il s'agit de rassembler des preuves. Des suspensions conjointes sont possibles mais, jusqu'à présent, aucune prolongation unilatérale du délai n'a été évoquée.
• Les règles habituelles de représentation s'appliquent.
• Toute personne peut intenter une action en nullité fondée sur des motifs absolus ou une action en déchéance sans avoir à prouver un quelconque intérêt légitime. Les entreprises françaises ont exprimé leur crainte sur ce point car n'importe qui pourra contester leurs marques. Cela entraînera également une augmentation des actions intentées par le biais d'hommes de paille.
• L'OPI français s'est déclaré prêt à évaluer chacun des droits antérieurs invoqués et à ne pas limiter son évaluation au meilleur droit antérieur. En revanche, l'EUIPO limitera la portée de sa décision à l'évaluation d'un seul droit antérieur pour des raisons d'économie de procédure. L'approche de l'OPI français est honorable - et justifiée par la perception d'une taxe supplémentaire pour chaque droit antérieur - mais pourrait être idéaliste. Cela pourrait changer lorsque le volume des demandes augmentera.

Avocat français admis au barreau de Paris, Julie peut vous aider dans vos démarches d'annulation en France. N'hésitez pas à la contacter.